NDA i rejestracja znaku towarowego w Turcji – dlaczego warto zabezpieczyć markę, zanim pokażesz produkt tureckiemu kontrahentowi?

Wejście na rynek turecki może być dla polskiej firmy bardzo atrakcyjne. Turcja jest dużym rynkiem produkcyjnym, handlowym i dystrybucyjnym, a tureccy kontrahenci często działają szybko, elastycznie i są otwarci na współpracę z firmami z Europy. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy polska firma zbyt wcześnie ujawnia swoje know-how, dokumentację produktu, nazwę marki, strategię wejścia na rynek albo materiały handlowe, nie zabezpieczając wcześniej swoich praw.

W praktyce kancelarii bardzo często powtarza się ten sam błąd: przedsiębiorca najpierw wysyła tureckiemu partnerowi pełną dokumentację produktu, próbki, katalogi, zdjęcia, cenniki, specyfikacje techniczne, certyfikaty, etykiety, opisy opakowań i nazwę marki, a dopiero później zaczyna zastanawiać się, czy powinien był podpisać umowę o poufności albo zarejestrować znak towarowy w Turcji.

Niestety, w sporach międzynarodowych kolejność ma ogromne znaczenie. To, co można było zabezpieczyć w kilka tygodni na początku współpracy, później może kończyć się kilkuletnim postępowaniem przed tureckim urzędem patentowym albo sądem własności intelektualnej.

1. Turcja to nie jest „przedłużenie” rynku polskiego ani unijnego

Pierwszym błędnym założeniem wielu polskich przedsiębiorców jest przekonanie, że skoro marka jest używana w Polsce albo zarejestrowana w Unii Europejskiej, to automatycznie jest bezpieczna również w Turcji.

Tak nie jest.

Turcja nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Ochrona znaku towarowego ma charakter terytorialny. To oznacza, że znak towarowy chroniony w Polsce albo w ramach znaku unijnego nie daje automatycznie pełnej ochrony na rynku tureckim. Aby skutecznie chronić markę w Turcji, należy rozważyć:

bezpośrednie zgłoszenie znaku towarowego do TÜRKPATENT, czyli Tureckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych, albo

zgłoszenie międzynarodowe w systemie madryckim z wyznaczeniem Turcji.

W praktyce należy to zrobić przed rozpoczęciem realnych rozmów handlowych z tureckim dystrybutorem, producentem, importerem, agentem albo potencjalnym wspólnikiem.

2. NDA nie zastępuje rejestracji znaku, ale jest pierwszą linią obrony

Umowa o poufności, czyli NDA, nie jest alternatywą dla rejestracji znaku towarowego. To są dwa różne narzędzia prawne.

Rejestracja znaku chroni markę jako oznaczenie odróżniające towary lub usługi. NDA chroni informacje, które firma ujawnia drugiej stronie w toku rozmów, negocjacji, testów, due diligence, produkcji próbnej albo przygotowania dystrybucji.

Najbezpieczniejszy model wygląda następująco:

najpierw analiza marki i zgłoszenie znaku towarowego w Turcji, następnie podpisanie NDA, a dopiero później przekazywanie tureckiemu kontrahentowi informacji technicznych, handlowych i organizacyjnych.

Jeżeli firma działa w branży wyrobów medycznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych, technologicznych, tekstylnych albo e-commerce, znaczenie NDA jest jeszcze większe. W takich branżach wartość biznesowa często nie polega wyłącznie na samym produkcie, ale również na dokumentacji, recepturze, certyfikatach, dostawcach, sposobie oznakowania, kanałach sprzedaży, know-how i strategii regulacyjnej.

3. Co może pójść nie tak?

Przykład z praktyki: polska firma od lat posługuje się określoną nazwą produktu na rynku polskim. Produkt ma rozpoznawalną nazwę, dokumentację, historię sprzedaży, materiały marketingowe i określone przeznaczenie. Firma rozpoczyna rozmowy z tureckim kontrahentem, który ma pomóc w produkcji, imporcie, dystrybucji albo wejściu na rynek turecki.

W ramach rozmów polska firma przesyła:

• nazwę produktu,

• logo,

• katalogi,

• zdjęcia,

• specyfikację techniczną,

• dokumenty jakościowe,

• dokumenty dotyczące zgodności produktu,

• cenniki,

• informacje o klientach,

• warunki handlowe,

• plany sprzedaży na rynek turecki,

• dane dotyczące potencjalnych odbiorców.

Strony prowadzą rozmowy, ale nie podpisują NDA. Polska firma nie zgłasza również znaku towarowego w Turcji. Po pewnym czasie okazuje się, że turecki kontrahent albo podmiot z nim powiązany zgłosił w Turcji identyczny lub bardzo podobny znak towarowy. W gorszym scenariuszu kontrahent zaczyna używać tej nazwy na rynku tureckim, oferować podobny produkt albo blokować polskiej firmie wejście do Turcji.

Wtedy problem przestaje być tylko biznesowy. Staje się sporem prawnym.

4. Ryzyko przywłaszczenia marki w Turcji

Jednym z największych ryzyk jest zgłoszenie przez tureckiego kontrahenta znaku towarowego, którym polska firma posługiwała się wcześniej w Polsce lub w Europie.

Taki kontrahent może później twierdzić, że to on jest właścicielem znaku w Turcji, ponieważ to on jako pierwszy dokonał zgłoszenia przed tureckim urzędem. Może również próbować:

• zablokować polskiej firmie sprzedaż produktów w Turcji,

• sprzeciwiać się importowi towarów,

• żądać zaprzestania używania marki,

• zgłaszać naruszenie znaku towarowego,

• próbować wymusić odkupienie znaku,

• używać znaku do sprzedaży własnych produktów,

• budować własną pozycję rynkową na cudzej rozpoznawalności.

Oczywiście tureckie prawo przewiduje mechanizmy obrony przed zgłoszeniami dokonanymi w złej wierze. Można składać sprzeciw, żądać unieważnienia znaku, powoływać się na wcześniejsze prawa, wcześniejsze używanie, renomę, korespondencję handlową, dokumenty, historię rozmów i zamiar nieuczciwego przejęcia marki.

Ale to wszystko wymaga czasu, dowodów, kosztów i postępowania.

Z perspektywy przedsiębiorcy problem polega więc nie na tym, że taka sytuacja jest całkowicie bez wyjścia. Problem polega na tym, że firma zamiast rozwijać sprzedaż w Turcji, musi przez lata prowadzić spór o własną markę.

5. Zła wiara przy zgłoszeniu znaku towarowego

Tureckie prawo własności przemysłowej przewiduje możliwość odmowy rejestracji znaku zgłoszonego w złej wierze. W praktyce może chodzić o sytuację, w której turecki podmiot zgłasza znak nie dlatego, że sam go stworzył i uczciwie używa, ale dlatego, że znał markę zagranicznej firmy i chciał przejąć kontrolę nad jej oznaczeniem na rynku tureckim.

Dowodami złej wiary mogą być między innymi:

• wcześniejsza korespondencja handlowa między stronami,

• przesłane katalogi, cenniki, specyfikacje i prezentacje,

• potwierdzenie, że turecki kontrahent znał markę przed zgłoszeniem,

• wcześniejsze rozmowy o dystrybucji lub produkcji,

• próbki produktu,

• fakt, że zgłoszony znak jest identyczny lub bardzo podobny do marki polskiej firmy,

• brak racjonalnego uzasadnienia dla zgłoszenia przez kontrahenta,

• próba późniejszego odsprzedania znaku prawdziwemu właścicielowi,

• używanie podobnych opakowań, zdjęć, opisów lub materiałów marketingowych.

Właśnie dlatego umowa NDA ma znaczenie dowodowe. Dobrze napisana umowa o poufności pokazuje, że turecki kontrahent otrzymał określone informacje wyłącznie w konkretnym celu, na przykład w celu oceny możliwości współpracy, produkcji próbnej albo dystrybucji. Jeżeli później wykorzysta te informacje do własnego zgłoszenia znaku albo własnej sprzedaży, naruszenie jest łatwiejsze do wykazania.

6. Co powinno znaleźć się w NDA z tureckim kontrahentem?

Standardowa, ogólna umowa o poufności często nie wystarczy. Przy współpracy z tureckim kontrahentem NDA powinno być bardzo konkretne i dostosowane do rodzaju współpracy.

W szczególności warto uregulować:

1. Definicję informacji poufnych

Informacje poufne powinny obejmować nie tylko dokumenty oznaczone jako „confidential”, ale również wszelkie informacje przekazane ustnie, mailowo, przez WhatsApp, podczas spotkań, prezentacji, wizyt w fabryce, targów branżowych, wideokonferencji i testów produktu.

W przypadku produktów medycznych, technicznych albo specjalistycznych warto wprost wskazać, że informacjami poufnymi są między innymi: specyfikacje, skład, przeznaczenie, dokumentacja zgodności, instrukcje, etykiety, zdjęcia, numery katalogowe, nazwy handlowe, lista odbiorców, warunki cenowe, strategia wejścia na rynek i plan rejestracyjny.

2. Zakaz wykorzystania informacji poza celem rozmów

Kontrahent powinien mieć prawo użyć informacji wyłącznie w celu oceny lub wykonania konkretnej współpracy. Nie powinien mieć prawa wykorzystać ich do własnej produkcji, sprzedaży, rejestracji znaku, pozyskania klientów albo przekazania informacji innym podmiotom.

3. Zakaz zgłaszania znaków towarowych i oznaczeń

To bardzo ważny punkt. NDA powinno wprost zakazywać tureckiemu kontrahentowi zgłaszania w Turcji lub w innych państwach:

• identycznych lub podobnych znaków towarowych,

• nazw produktów,

• logo,

• nazw serii produktowych,

• domen internetowych,

• nazw profili w mediach społecznościowych,

• oznaczeń geograficznych lub elementów sugerujących związek z marką polskiej firmy.

Taki zakaz powinien dotyczyć zarówno samego kontrahenta, jak i jego wspólników, spółek powiązanych, członków rodziny, dystrybutorów, agentów oraz podwykonawców.

4. Zakaz obchodzenia polskiej firmy

Jeżeli polska firma ujawnia tureckiemu kontrahentowi swoich klientów, dostawców, producentów, agentów, kliniki, dystrybutorów albo partnerów, NDA powinno zawierać zakaz ich bezpośredniego kontaktowania w celu obejścia polskiej firmy.

Bez takiej klauzuli kontrahent może próbować przejąć relację handlową i twierdzić, że dane kontaktowe nie były formalnie chronione.

5. Zakaz reverse engineering

Jeżeli przekazywane są próbki, prototypy, produkty, projekty, opakowania albo dokumentacja techniczna, warto wprowadzić zakaz odtwarzania produktu, analizowania jego konstrukcji, kopiowania rozwiązań lub tworzenia produktu konkurencyjnego na podstawie otrzymanych informacji.

6. Kara umowna

W tureckich realiach biznesowych sama ogólna klauzula poufności może nie mieć wystarczającego efektu prewencyjnego. Dlatego warto rozważyć karę umowną za naruszenie NDA.

Kara umowna powinna być określona jasno: za każde naruszenie, za każde nieuprawnione ujawnienie informacji, za każde zgłoszenie znaku albo za każde wykorzystanie materiałów poza uzgodnionym celem. Należy jednak pamiętać, że nadmiernie wygórowana kara może być przedmiotem oceny sądu, dlatego jej wysokość powinna być rozsądna i uzasadniona skalą współpracy.

7. Zwrot albo usunięcie dokumentów

Po zakończeniu rozmów kontrahent powinien być zobowiązany do zwrotu albo usunięcia dokumentów, plików, próbek, kopii, zdjęć, prezentacji i danych elektronicznych.

Warto również przewidzieć obowiązek pisemnego potwierdzenia usunięcia danych.

8. Właściwe prawo i sąd albo arbitraż

W umowach międzynarodowych nie można zostawiać tej kwestii przypadkowi. NDA powinno wskazywać prawo właściwe oraz sposób rozwiązywania sporów. W zależności od sytuacji można rozważyć sąd turecki, sąd polski albo arbitraż, na przykład przy większych transakcjach handlowych.

Najgorszym rozwiązaniem jest brak jakiejkolwiek klauzuli jurysdykcyjnej, ponieważ wtedy już na początku sporu strony mogą stracić czas na ustalanie, gdzie w ogóle należy prowadzić postępowanie.

7. Dlaczego sama korespondencja mailowa nie wystarczy?

Wielu przedsiębiorców uważa, że skoro wszystko było ustalone mailowo albo na WhatsAppie, to są bezpieczni. Korespondencja rzeczywiście może być ważnym dowodem, ale nie zastępuje dobrze przygotowanej umowy.

Problem polega na tym, że w korespondencji strony zwykle nie regulują kluczowych kwestii: zakresu poufności, zakazu zgłaszania znaków, zakazu kopiowania produktu, kary umownej, jurysdykcji, obowiązku zwrotu dokumentów i odpowiedzialności za spółki powiązane.

W sporze sądowym druga strona może twierdzić, że informacje nie były poufne, że mogła z nich korzystać, że znak stworzyła samodzielnie, że nie było zakazu rejestracji albo że polska firma nie zastrzegła swoich praw.

Dobre NDA zamyka wiele takich argumentów jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

8. Rejestracja znaku w Turcji – kiedy należy ją zrobić?

Najlepiej przed:

• pierwszym wysłaniem katalogów i próbek,

• udziałem w targach w Turcji,

• rozpoczęciem rozmów z dystrybutorem,

• przekazaniem dokumentacji technicznej,

• zleceniem produkcji próbnej,

• podpisaniem umowy dystrybucyjnej,

• wysłaniem dokumentów regulacyjnych,

• uruchomieniem tureckiej wersji strony internetowej,

• rozmowami z influencerami, klinikami, hurtowniami lub sieciami sprzedaży.

Zgłoszenie znaku po powstaniu konfliktu jest często spóźnione. Jeżeli druga strona była szybsza, polska firma może zostać zmuszona do składania sprzeciwu, prowadzenia postępowania o unieważnienie albo wykazywania złej wiary kontrahenta.

9. Oznaczenia geograficzne, nazwy produktowe i marka handlowa

W niektórych branżach znaczenie ma nie tylko klasyczny znak towarowy, ale również oznaczenie geograficzne, nazwa linii produktowej, nazwa technologii, nazwa serii, charakterystyczne opakowanie, kolorystyka albo sposób prezentacji produktu.

Jeżeli polska firma posługuje się oznaczeniem, które buduje skojarzenie z określonym pochodzeniem, jakością, regionem, technologią albo reputacją, należy sprawdzić, czy takie oznaczenie może i powinno być chronione również w Turcji.

Nie każde określenie geograficzne nadaje się do ochrony jako znak towarowy. Nie każde też będzie mogło być swobodnie używane w obrocie. Dlatego przed wejściem na rynek turecki warto przeprowadzić analizę, czy dana nazwa:

• może być zarejestrowana jako znak towarowy,

• nie koliduje z wcześniejszymi znakami tureckimi,

• nie ma charakteru opisowego,

• nie wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia,

• nie narusza cudzych praw,

• nie wymaga ochrony w innej kategorii niż klasyczny znak towarowy.

10. Co grozi firmie, która nie zabezpieczy marki i know-how?

Brak NDA i brak rejestracji znaku w Turcji może prowadzić do bardzo konkretnych konsekwencji:

1. utraty kontroli nad własną marką na rynku tureckim,

2. konieczności prowadzenia sprzeciwu przed TÜRKPATENT,

3. postępowania o unieważnienie znaku towarowego,

4. sporów przed sądem własności intelektualnej,

5. blokady sprzedaży lub importu,

6. ryzyka przejęcia klientów lub dystrybutorów,

7. kopiowania produktu albo opakowania,

8. wykorzystywania dokumentacji technicznej przez kontrahenta,

9. konieczności udowadniania, że znak został zgłoszony w złej wierze,

10. wieloletnich kosztów prawnych i utraty czasu biznesowego.

Z biznesowego punktu widzenia najgorsze jest to, że firma traci moment wejścia na rynek. Zamiast rozwijać sprzedaż, musi zajmować się sporem.

11. Jak wygląda bezpieczny schemat wejścia na rynek turecki?

Przed rozpoczęciem współpracy z tureckim kontrahentem warto wykonać minimum następujących działań:

Krok 1: audyt marki

Należy sprawdzić, jakie oznaczenia firma realnie wykorzystuje: nazwa spółki, nazwa produktu, logo, nazwy serii, hasła reklamowe, domeny, opakowania, etykiety, nazwy technologii i elementy graficzne.

Krok 2: badanie kolizyjności w Turcji

Przed zgłoszeniem warto sprawdzić, czy w Turcji nie istnieją już identyczne lub podobne znaki w tych samych albo podobnych klasach towarowych.

Krok 3: zgłoszenie znaku

Jeżeli marka ma znaczenie dla wejścia na rynek turecki, należy rozważyć zgłoszenie krajowe do TÜRKPATENT albo zgłoszenie międzynarodowe z wyznaczeniem Turcji.

Krok 4: NDA przed ujawnieniem informacji

Umowa o poufności powinna być podpisana przed przekazaniem dokumentów, próbek, specyfikacji, danych cenowych, danych klientów i strategii wejścia na rynek.

Krok 5: umowa główna

Dopiero po zabezpieczeniu informacji i marki warto przygotować umowę dystrybucyjną, produkcyjną, agencyjną, licencyjną albo handlową. W tej umowie należy uregulować także zasady używania marki, materiałów marketingowych, dokumentacji, domen i profili social media.

Krok 6: kontrola używania marki w Turcji

Po rozpoczęciu współpracy warto monitorować, czy kontrahent używa marki zgodnie z umową i czy nie dokonuje własnych zgłoszeń albo nie używa podobnych oznaczeń poza ustalonym zakresem.

12. Podsumowanie

Wejście na rynek turecki powinno być szybkie biznesowo, ale nie chaotyczne prawnie. Największym błędem jest przekazanie kontrahentowi całej wartości firmy: marki, dokumentacji, know-how, klientów, dostawców, strategii i materiałów handlowych, bez żadnego zabezpieczenia.

NDA i rejestracja znaku towarowego w Turcji nie są formalnością. To podstawowe narzędzia ochrony przedsiębiorcy.

Dobra umowa o poufności może utrudnić kontrahentowi wykorzystanie poufnych informacji przeciwko polskiej firmie. Rejestracja znaku w Turcji może zapobiec sytuacji, w której lokalny partner przejmuje markę albo blokuje wejście właściciela produktu na rynek.

W praktyce koszt prewencji jest zwykle nieporównywalnie niższy niż koszt późniejszego sporu. Dlatego przed wysłaniem pierwszych katalogów, próbek, certyfikatów i dokumentów do tureckiego kontrahenta warto zadać sobie jedno pytanie: czy moja marka i moje know-how są już zabezpieczone w Turcji?

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, rozmowy handlowe powinny zacząć się nie od wysłania dokumentacji, ale od zabezpieczenia praw.

Potrzebujesz zabezpieczyć swoją firmę przed wejściem na rynek turecki?

Jeżeli planują Państwo rozpoczęcie współpracy z tureckim kontrahentem, wejście na rynek turecki, rozmowy z dystrybutorem, producentem, importerem albo partnerem biznesowym w Turcji, warto zadbać o zabezpieczenie swoich interesów jeszcze przed przekazaniem dokumentów, katalogów, próbek, danych technicznych czy informacji handlowych.

W ramach obsługi prawnej pomagamy firmom w przygotowaniu umów NDA, analizie ryzyk związanych ze współpracą z tureckimi kontrahentami, rejestracji znaków towarowych w Turcji oraz zabezpieczeniu marki, know-how i dokumentacji przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

Firmy zainteresowane bezpiecznym wejściem na rynek turecki oraz ochroną swoich informacji, marki i produktów zapraszamy do kontaktu z kancelarią.